Overdracht van een merk zorgt voor het nodige werk

Publicatie van mr. Louise van de Mortel en mr. Daan Breuking, Holla Advocaten, preferred partner van Liesker.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin u een merk wilt overdragen of wenst over te nemen. Denk hierbij aan de aan- of verkoop van een merk of aan het overdragen van een merk binnen uw eigen concern (bijvoorbeeld van een werkmaatschappij naar een holding). Voor een geldige overdracht van een merk zijn er een aantal vereisten, die in dit artikel worden besproken.

Inschrijving van het merk

Voor de geldige overdracht van een merk is het allereerst van belang dat er sprake is van een merk. Anders dan bijvoorbeeld een auteursrecht of een handelsnaamrecht, ontstaat een merkrecht niet automatisch door gebruik van een merk, maar uitsluiten door registratie. Zonder merkregistratie geen merkrecht en dus ook geen merkrechtelijke bescherming.

Een merkregistratie is in principe tien jaar geldig, kan steeds weer worden verlengd en geeft u een ‘exclusief recht’. Dit houdt in dat u met een merkregistratie op kunt treden tegen derden die ter onderscheiding van gelijksoortige waren en/of diensten, gebruikmaken van een teken dat te veel lijkt op uw geregistreerde merk.

Akte

Voor de overdracht van een merk is verder een schriftelijke vastlegging vereist. Dit houdt in de praktijk in dat voor een rechtsgeldige overdracht van een merk een door beide partijen ondertekende akte nodig is. Zonder een dergelijke akte is de overdracht van een merk nietig, hetgeen inhoudt dat de overdracht voor de wet nooit heeft bestaan en dus niet is overgedragen.

In de akte waarmee een merk wordt overgedragen, worden veelal aanvullende afspraken ten aanzien van de overdracht vastgelegd. Denk hierbij aan de koopprijs, eventuele licentieafspraken en andere overeengekomen voorwaarden voor de overdracht.

Registratie in het merkenregister

Naast dat in de akte de afspraken tussen partijen schriftelijk worden vastgelegd, is een akte ook vereist om de overdracht van het merk in het merkenregister in te schrijven. Zonder een dergelijke akte verwerkt het betreffende merkenbureau de overdracht niet in zijn register. Dit is vervelend, omdat de overdracht in dat niet aan een derde kan worden tegengeworpen; de overdracht heeft in dat geval geen ‘derdenwerking’.

Conclusie

Zoals u zult merken is de overdracht van een merk niet zomaar geregeld. Van belang is allereerst dat een merk is ingeschreven. Daarnaast is het van belang dat de overdracht van een merk schriftelijk wordt vastgelegd. Tot slot is het van belang dat de overdracht wordt ingeschreven in het daartoe bestemde merkenregister.

Met een merk is het mogelijk om producten of diensten van uw onderneming, te onderscheiden van producten en/of diensten van de concurrent. Voor merkrechtelijke bescherming is het van belang dat u uw merk daadwerkelijk registreert.

Wilt u zelf een merk overdragen of overnemen? Holla heeft hier ruime ervaring mee en zij helpen u graag.

Holla legal & tax